El problema real es que la escasa regulación nacional en la materia no atribuye el derecho a la titularidad de la patente al inventor, sino que lo otorga de forma imperativa al empleador, ya no siendo la calidad de inventor la que determina la atribución del derecho a la patente sino la posición en el contrato de trabajo. Se entiende que la justificación a esta situación descansa en el Principio de ajenidad de los frutos, es decir, que todo resultado, beneficio o utilidad patrimonial del trabajo se atribuye de forma directa al empresario, dada la singular relación jurídica que lo une con éste.

En efecto, el art. 36° del Decreto Legislativo 1075 indica que salvo acuerdo distinto de las partes, las invenciones laborales se rigen por las siguientes reglas:

a)    Invenciones pertenecientes al empresario: Las invenciones realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Se le asigna al trabajador una compensación adecuada. La norma no ha utilizado ningún criterio técnico que explique el significado esta expresión.

b)    Invenciones asumibles por el empleador: Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho a utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención.

c)     Invenciones libres: Aquellas invenciones realizadas por el trabajador en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas. Esta regulación no es propia de una invención laboral.

Si bien la normativa hace la precisión de que las partes, mediante acuerdo, pueden pactar en contra de lo dispuesto, es bastante cierto que en una negociación contractual empleador-trabajador el primero tiene mucho que ganar y el segundo mucho que ceder. De hecho, que el trabajador, mediante contrato, pretenda siquiera hacer suyos los beneficios derivados en su calidad de inventor es más que un saludo a la bandera.

En EE.UU. la situación no es muy distinta: no existe una regulación expresa y el contenido de las invenciones laborales finalmente es regulado por el propio contrato de trabajo. Sin embargo, si bien las empresas exigen a sus empleados que firmen un contrato de asignación de derechos de patente como condición previa al empleo, la jurisprudencia mediante el Caso United States vs. Dubilier Condenser Corp. sentenció que concebir una invención excede de la actividad ordinaria del empleado y debe pertenecerle en propiedad.

La misma sentencia citada desarrolla la doctrina del shop right[3], la cual se aplica cuando empleado – que no ha sido contratado para inventar – realiza una invención utilizando las instalaciones y el material de la empresa. En este supuesto, la invención pertenece al empleado, pero el empresario tiene derecho a una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible que le permite explotar la invención durante el periodo de duración de la patente. A este respecto, creemos que el sentido de la regulación del supuesto b) del art. 36° antes acotado es bastante feliz.

No obstante, la legislación nacional no desarrolla los deberes de las partes en el marco de una patente laboral. Al contrario, la legislación comparada ha establecido una lista taxativa que se resume en: (i) el deber genérico y mutuo de colaboración y la importancia que tiene la buena fe en la relación laboral; (ii) el deber de notificación que ambas partes tienen cuando se produzcan invenciones laborales o se comunique su existencia; (iii) el deber de guardar secreto sobre toda información que sea de importancia competitiva para la empresa; y, finalmente, (iv) la presunción de titularidad una vez extinguida la relación laboral.

Finalmente, siguiendo la opinión de Baldo Kresalja[4], no creemos conveniente el hecho que cualquier cuestionamiento derivado de la titularidad de la patente sea discutido en un proceso sumarísimo (que es lo que plantea la normativa actual), pues una controversia como esta requiere de un nivel técnico bastante profundo para que pueda llegar a buen recaudo. Sin perjuicio de ello, tampoco somos de la opinión que las instancias judiciales sean la mejor vía, sino la Dirección de Patentes de INDECOPI por la amplia especialidad en la materia.